企業(yè)字號以他人商標命名的定性
商標案情
原告某制衣公司于1993年8月注冊了商標A，2003年予以續(xù)展注冊，核定使用的商品為服裝。2008年12月、2011年12月，A商標兩次被認定為廣東省著名商標，在業(yè)界具有廣泛的知名度和較高的美譽度。被告A公司是一家經營服裝生產和銷售的公司，成立于2010年6月，主要在阿里巴巴和淘寶網上銷售，并在其商品上注冊了B商標。2012年8月，原告發(fā)現(xiàn)被告A公司在未得到原告合法授權的前提下擅自將A登記為企業(yè)字號，并將A作為阿里巴巴網站上的店鋪名稱使用并進行宣傳，在商品宣傳圖片角落或不明顯處均印有A水印字樣。原告訴至法院，要求被告立即全面停止A商標侵權和不正當競爭行為，停止在企業(yè)名稱、網絡、商品及所有相關服務上使用A商標，賠償經濟損失10萬元。
分歧
本案的爭議焦點是：被告的企業(yè)字號使用行為是否構成侵犯他人注冊商標專用權或不正當競爭？
第一種觀點認為，既構成侵犯他人注冊商標專用權行為，也構成不正當競爭行為。根據公平競爭和保護在先的原則，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，具有攀附注冊商標商譽的主觀惡意，容易使相關公眾產生誤認的，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為，同時也構成不正當競爭。
第二種觀點認為，既不構成侵犯他人注冊商標專用權行為，也不構成不正當競爭行為。被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進行使用,不具有獨立或者相對獨立的標識意義，不是一種具有商標意義的使用行為，不能將其納入商標侵權范圍。被告擁有自己的商標品牌，不知道他人注冊商標的存在，沒有為攀附該注冊商標的商譽而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號的意圖，因此也不構成不正當競爭。
第三種觀點認為，不構成侵犯他人注冊商標專用權行為，但構成不正當競爭行為。被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進行使用，不具備標識商品來源的作用，且在網頁中又標注了自有品牌，因此不構成對原告A注冊商標專用權的侵權。但是，作為同行業(yè)競爭者，被告應當知道涉案商標，也應當知道會造成混淆，因此構成對原告的不正當競爭。
評析
筆者同意第三種觀點，理由如下：
1、商標侵權行為與不正當競爭行為的認定
《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中關于企業(yè)名稱與注冊商標規(guī)定：“企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊商標專用權的，依法按照商標侵權行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用產生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當競爭處理。”
認定商標侵權行為的情形。商標的功能是識別商品和服務，注冊商標專用權的特點是權利范圍具有確定性，權利范圍不宜太寬，目的在于制止其他相同或者近似標識與注冊商標產生市場混淆的行為。只有企業(yè)字號已具有獨立或者相對獨立的標識意義，才是一種具有商標意義的使用行為，這是其納入商標侵權范圍的根本原因。
認定不正當競爭行為的情形。由于企業(yè)名稱權具有自身的權利屏障，商標專用權不能當然地將其權利范圍延伸到企業(yè)名稱權的邊界之內。綜合考慮主觀上的狀態(tài)、客觀上的市場混淆可能性以及其他相關因素，由不正當競爭行為予以制止的方式更適合此類權利沖突的公平處理，也更能夠做到恰如其分和留有余地。
2、被告未將他人注冊商標作為企業(yè)字號在相同或類似商品上突出使用
根據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項規(guī)定，“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的”，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。此類侵權行為的構成需要具備四個要素：具有使用他人注冊商標的主觀意圖；字號的文字與注冊商標相同或者近似；在相同或者類似商品上突出使用；足以產生市場混淆。
字號的“突出使用”，是相對于正常使用而言的，乃是在企業(yè)名稱的使用中將字號突出出來，使其具有相對獨立的標識意義。突出使用，是指將與商標權人注冊商標文字相同或相近似的字號從企業(yè)名稱中脫離出來，在字體、大小、顏色等方面突出醒目地進行使用，使人在視覺上產生深刻印象的行為。突出使用的字號所具有的商標意義，構成了認定侵犯注冊商標專用權的基礎。本案中，被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進行使用，不具備標識商品來源的作用，故不構成侵犯A注冊商標專用權的行為。
3、被告使用字號的行為具有攀附注冊商標商譽的主觀惡意
反不正當競爭法第二條第一款規(guī)定：“經營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德。”構成此類不正當競爭行為應當考量以下因素：主觀惡意、企業(yè)名稱中的字號與在先的注冊商標相同或近似、在先注冊商標和企業(yè)名稱的市場知名度、是否足以產生市場混淆等。
主觀惡意是指知道他人注冊商標的存在，為攀附該注冊商標的商譽而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號。商標等商業(yè)標記是影響并吸引消費者的主要識別因素，當該商標有一定的知名度后，其對于消費者選擇和識別商品來源的作用會更加明顯。如果商標是臆造的獨創(chuàng)性文字，具有較強的顯著性，留在消費者心目中的印象會更深刻。本案中，A商標具有較強的臆造性，先于被告公司注冊，并已注冊使用了七年，具有一定的知名度，為相關公眾所知悉。被告作為同行業(yè)競爭者，應當知道該商標，也應當知道使用該企業(yè)名稱可能引起相關公眾誤認為該商標與被告存在某種特定聯(lián)系，且其對為何將A作為企業(yè)字號未能作出合理的解釋。因此可以推斷被告具有“搭便車”的主觀惡意。
客觀上足以造成市場混淆，是指從后果看是否使普通消費者對市場主體及其服務的來源產生混淆或者混淆的可能。本案中，雖然原告主要在實體市場銷售商品，而被告則在虛擬網絡市場銷售，對普通消費者而言兩者是一個統(tǒng)一的銷售市場。原、被告雙方作為同行業(yè)競爭者，客觀上會引起消費者對商標注冊人與企業(yè)名稱所有人產生誤認或者誤解，認為雙方存在某種特定聯(lián)系或關聯(lián)關系，進而對兩者提供的商品產生混淆。
綜上，法院判決：被告A公司停止在其企業(yè)名稱中使用A文字，賠償原告經濟損失3萬元。
（作者：張婷 陳成建,作者單位：浙江省義烏市人民法院）來源：人民法院報
